bsport案说商标法 “在先使用”要件在商标法中的适用——“江小白”商标权属之争日读一判，系法律商业双驱动的万程通商团队的每日固定学习会。 本文分享的案例，系我们于2023年3月2日集体学习的案例。

　　按照有关法律、法规、政策的要求，即日起，我们学习分享的案例，将隐去主体及案号信息。给您带来不便，我们深表歉意。

　　当事人双方同时签订了销售合同和定制产品销售合同，虽然存在经销关系，但诉争商标图样、产品设计等均由代理人一方提出，且定制产品销售合同明确约定被代理人未经代理人授权不得使用定制产品的产品概念、广告用语等，在被代理人没有在先使用行为的情况下，不能认定诉争商标为商标法第十五条所指的“被代理人的商标”。

　　A公司与国家知识产权局、B公司商标权无效宣告行政纠纷案中，诉争商标系第10325554号“江小白”商标，于2011年12月19日由成都XX有限责任公司申请注册，核定使用在第33类酒类商品上，经核准，权利人先后变更为C公司、A公司。

　　重庆市江津区XX有限责任公司（包括B公司等关联单位）与C公司（包括下属各地子公司、办事处等关联单位）于2012年2月20日签订销售合同和定制产品销售合同。定制产品销售合同明确约定授权C公司销售的产品为“几江”牌系列酒定制产品，其中并未涉及“江小白”商标，而且定制产品销售合同第一条约定，“甲方（B公司）授权乙方（C公司）为‘几’江津老白干‘清香一、二、三号’系列超清纯系列、年份陈酿系列酒定制产品经销商”。第六条之2明确约定，“乙方负责产品概念的创意、产品的包装设计、广告宣传的策划和实施、产品的二级经销渠道招商和维护，甲方给予全力配合。乙方的产品概念、包装设计、广告图案、广告用语、市场推广策划方案，甲方应予以尊重，未经乙方授权，不得用于甲方直接销售或者甲方客户销售的产品上使用”。

　　2016年5月，B公司针对诉争商标向原国家工商行政管理总局商标评审委员会（以下简称商标评审委员会）提出无效宣告请求。商标评审委员会认为，在诉争商标申请日之前，A公司对B公司的“江小白”商标理应知晓，诉争商标的注册已构成2001年修正的商标法（以下简称2001年商标法）第十五条所指的不予注册并禁止使用之情形。故裁定对诉争商标予以宣告无效。A公司不服，提起行政诉讼。

　　北京知识产权法院于2017年12月25日作出(2017)京73行初1213号行政判决：一、撤销商标评审委员会作出的商评字〔2016〕第117088号关于第10325554号“江小白”商标无效宣告请求裁定；

　　二、商标评审委员会针对B公司就第10325554号“江小白”商标提出的无效宣告请求重新作出裁定。

　　北京市高级人民法院于2018年11月22日作出(2018)京行终2122号行政判决：一、撤销北京知识产权法院（2017）京73行初1213号行政判决；

　　最高人民法院于2019年12月26日作出（2019）最高法行再224号行政判决：一、撤销北京市高级人民法院（2018）京行终2122号行政判决；

　　最高人民法院认为，本案的主要争议焦点在于，诉争商标的申请注册是否违反2001年商标法第十五条的规定。2001年商标法第十五条规定：“未经授权，代理人或者代表人以自己的名义将被代理人或者被代表人的商标进行注册，被代理人或者被代表人提出异议的，不予注册并禁止使用。”代理人或者代表人不得申请注册的商标标志，不仅包括与被代理人或者被代表人商标相同的标志，也包括相近似的标志；不得申请注册的商品既包括与被代理人或者被代表人商标所使用的商品相同的商品，也包括类似的商品。本案中，B公司主张，C公司是其经销商，C公司是为其设计诉争商标，其在先使用诉争商标b体育，因此诉争商标的申请注册违反了2001年商标法第十五条规定。

　　首先，B公司提供的证据不足以证明其在先使用诉争商标。B公司主张其在先使用诉争商标的证据绝大多数为诉争商标申请日之后形成的证据，涉及诉争商标申请日之前相关行为的证据有B公司与D公司的销售合同、产品送货单、审计报告。B公司与D公司的销售合同已经在诉争商标异议复审程序中提交，因未体现D公司的签章、缺乏等其他证据佐证而未被商标评审委员会采信。B公司在本案中提交的销售合同虽然有D公司的公章，但该合同显示的签订时间早于工商档案显示的D公司的成立时间，而且B公司也认可该合同签订时间系倒签。根据A公司提交的再审证据即北京盛唐司法鉴定所出具的笔迹鉴定意见，B公司给D公司送货单上的制单人笔迹真实性存在疑点，且没有等其他证据佐证，故上述证据无法证明B公司在先使用诉争商标。B公司在一审法院开庭后提交了审计报告作为在先使用证据。但在缺少原始会计凭证的情况下，仅凭在后受B公司委托制作的审计报告中提到“江小白”白酒，不足以证明B公司在诉争商标申请日前使用了“江小白”。此外，B公司提交的其于2012年2月15日与重庆XX玻璃制品有限公司签订的购买“我是江小白”瓶的合同金额为69万元，远高于审计报告统计的销售额和销售毛利，也进一步表明无法认定审计报告的真实性。

　　其次，虽然B公司与C公司存在经销关系，但双方的定制产品销售合同也同时约定定制产品的产品概念b体育、广告用语等权利归C公司所有。在商标无效宣告和一、二审阶段，B公司提供的证明其与C公司为经销关系的主要证据是双方于2012年2月20日签订的销售合同和定制产品销售合同。定制产品销售合同明确约定授权C公司销售的产品为“几江”牌系列酒定制产品b体育，其中并未涉及“江小白”商标，而且定制产品销售合同明确约定，乙方（C公司）的产品概念、包装设计、广告图案、广告用语、市场推广策划方案，甲方（B公司）应予以尊重，未经乙方授权，不得用于甲方直接销售或者甲方客户销售的产品上使用。综上，应当认为，B公司对C公司定制产品上除“几江”外的产品概念、广告用语等内容不享有知识产权，亦说明C公司申请注册“江小白”商标未损害B公司的权利。本案证据不足以证明诉争商标是B公司的商标，因此仅根据上述证据尚不能认定诉争商标的申请注册违反了2001年商标法第十五条规定。

　　最后，B公司与C公司合作期间的往来邮件等证据证明，“江小白”的名称及相关产品设计系由时任C公司的法定代表人陶石泉在先提出。根据A公司向法院提交的相关证据能够证明“江小白”及其相关产品设计是由陶石泉一方在先提出并提供给B公司，而根据双方定制产品销售合同，产品概念及设计等权利属于C公司所有。现有证据不足以证明C公司是为B公司设计商标。

　　综上，在诉争商标申请日前，“江小白”商标并非B公司的商标，根据定制产品销售合同，B公司对定制产品除其注册商标“几江”外的产品概念、广告用语等并不享有知识产权，C公司对诉争商标的申请注册并未侵害B公司的合法权益，未违反2001年商标法第十五条规定。